Auf § 12 Satz 1 BGB gestützte Ansprüche eines Namensträgers (hier: ProfitBricks GmbH), die gegen den Inhaber von Domainnamen mit auf das Ausland bezogenen länderspezifischen Top-Level-Domains (hier: profitbricks.es und profitbricks.us) gerichtet sind, setzen die Feststellung voraus, dass konkrete schutzwürdige Interessen des Namensträgers an dem Gebrauch seines Namens unter der fremden länderspezifischen Top-Level-Domain beeinträchtigt werden.
Unterlassensanspruch aus Markenrecht[↑]
Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ist nach dem Zeitpunkt der behaupteten Zuwiderhandlungen das maßgebliche Recht durch die am 23.03.2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren novelliert worden. Die im Streitfall maßgebliche Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV ist durch Art. 1 Nummer 11 der VO (EU) Nr.2015/2424 zwar ergänzt und geändert worden. An die Stelle des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV ist die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der VO (EU) Nr.2015/2424 getreten. Diese Änderungen haben aber keine Auswirkungen auf die im Streitfall entscheidungserheblichen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr und das Erfordernis des Handelns im geschäftlichen Verkehr.
Die Anwendung von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Unionsmarkenverordnung (UMV) setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Dies ist der Fall, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt. Dabei sind im Interesse des Markenschutzes an dieses Merkmal keine hohen Anforderungen zu stellen.
Dies führt allerdings nicht dazu, dass bei einem Domainnamen eine Vermutung für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr besteht. Vielmehr bedarf es einer positiven Feststellung, dass ein Domainname im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wobei im Zweifel von einer rein privaten Nutzung auszugehen ist. Für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr kommt es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden an. Dient das Verhalten nicht der Förderung der eigenen oder einer fremden erwerbswirtschaftlichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit, scheidet ein Handeln im geschäftlichen Verkehr aus. Das Verhalten ist dann ausschließlich dem privaten Bereich außerhalb von Erwerb und Berufsausübung zuzurechnen.
Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr verbunden.
Dass der Domaininhaber im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat, lässt sich auch nicht aus dem Umstand schließen, dass der beanstandete Domainname unter der generischen Top-Level-Domain “.com” registriert ist. Dies begründet keine Vermutung für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Zwar war die Top-Level-Domain “.com” ursprünglich für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Tatsächlich steht sie aber allen Nutzern offen.
Ein Handeln des Domaininhabers im geschäftlichen Verkehr kann nicht allein mit Blick darauf angenommen werden, dass er nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Domainnamen “profitbrick.com” und “profitbrick.de” zum Kauf anbietet. Die Registrierung eines Domainnamens in der Absicht, diesen zu veräußern, begründet keine markenrechtlich relevante Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, solange der Inhaber den Domainnamen nicht anderweitig verwendet. Allein ein Kaufangebot stellt keine Benutzung des Domainnamens für Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Art. 9 Abs. 1 GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV sowie § 14 Abs. 2 MarkenG und damit kein geschäftliches Handeln unter dem Domainnamen dar.
Der Domaininhaber hat im vorliegenden Fall auch nicht deshalb im geschäftlichen Verkehr gehandelt, weil er die streitgegenständlichen Domainnamen für ein zuvor gegründetes Unternehmen registriert hat: Er hat die beanstandeten Domainnamen auf seinen Namen eintragen lassen, das Unternehmen führt eine andere Firmenbezeichnung.
Die angesichts dieses Sachvortrags mögliche Schlussfolgerung, der Domaininhaber habe unter den registrierten Domainnamen Internetseiten mit an seine Kunden gerichteten Inhalten betreiben wollen, könnte zwar für eine geschäftliche Absicht im Zeitpunkt der Registrierung sprechen. Ob damit ein Handeln im geschäftlichen Verkehr anzunehmen ist, kann aber auch insoweit offenbleiben, weil es wiederum an der erforderlichen Benutzung des Domainnamens für Waren oder Dienstleistungen fehlt. Es ist weder festgestellt noch vorgetragen, dass der Domaininhaber den Domainnamen “profitbrick.com” für einen mit Inhalten versehenen Internetauftritt für sein Unternehmen benutzt hat. Allein die mit einer entsprechenden Absicht erfolgte Registrierung begründet keine relevante Verletzungshandlung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV.
Vorliegend hat der Domaininhaber den streitigen Domainnamen allerdings nicht lediglich registriert und zum Kauf angeboten, sondern ihn dahingehend genutzt, dass er darunter eine Internetseite betreibt, die zwar nicht mit Inhalten versehen ist, von der der Nutzer aber auf eine andere, mit Inhalten versehene; vom registrierenden Internetprovider betriebene (Standard)Internetseite weitergeleitet wird. Indes kann auch insoweit nicht ohne weitere Feststellungen von einer Zeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr ausgegangen werden.
Zwar kommt grundsätzlich ein geschäftliches Handeln des Domaininhabers unter dem Gesichtspunkt einer Förderung des Absatzes von Dienstleistungen des Domainproviders und der auf dessen Internetseite aufgeführten E‑Mail-Anbieter in Betracht. Das Berufungsgericht hat hierzu aber bislang keine hinreichenden Feststellungen getroffen, die die Beurteilung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr erlauben. Dies gilt ebenso für den bisher nur pauschal gehaltenen und allein auf die Beantragung eines Sachverständigengutachtens gestützten Vortrag der Unternehmerin, der Domaininhaber habe eine Vergütung dafür erhalten, dass er die Weiterleitung auf die Internetseite der Domainproviderin ermögliche. Zwar kann dieser Umstand grundsätzlich eine geschäftliche Nutzung des Domainnamens begründen.
Die Frage, ob der Domaininhaber den angegriffenen Domainnamen “profitbrick.com” im geschäftlichen Verkehr verwendet hat, ist auch entscheidungserheblich. Die Klagemarke weist mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf und zwischen ihr und dem angegriffenen Domainnamen besteht hochgradige Zeichenähnlichkeit sowie Identität der zu betrachtenden Dienstleistungen. Der Domaininhaber hat auch an dem angegriffenen Domainnamen keine prioritätsälteren Rechte erworben und hat diesen markenmäßig verwendet, indem bei einer Eingabe auf die auf der Standard-Internetseite des Domainproviders abrufbaren Inhalte weitergeleitet werde.
Dass die angegriffenen Domainnamen für den Domaininhaber registriert wurden, bevor die Unternehmerin ihre Marken angemeldet hatte, steht einem Unterlassungsanspruch ebenfalls nicht entgegen.
Unterlassensanspruch aus Namensrecht[↑]
Im vorliegenden Streitfall geht es um einen Sachverhalt mit Auslandsberührung, soweit es um Unterlassungs- und Löschungsansprüche in Bezug auf Domainnamen geht, die im Ausland registriert sind (“.com”, “.org”, “.us” und “.es”), wobei vorliegend hinsichtlich der Verletzung des Namensrechts gemäß § 12 BGB von der Anwendbarkeit deutschen Rechts auszugehen ist.
Dabei kann für den Bundesgerichtshof offenbleiben, ob sich die Anwendbarkeit des deutschen Namensrechts im Streitfall kollisionsrechtlich aus dem in Art. 8 Abs. 1 der Rom-II-Verordnung bestimmten Schutzlandprinzip ergibt oder diese Bestimmung gemäß Art. 1 Abs. 2 Buchst. g Rom-II-Verordnung nicht anwendbar ist, wonach Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen sind, und sich die Anwendung der Bestimmung des § 12 BGB deshalb aus dem Deliktsstatut des deutschen internationalen Privatrechts gemäß Art. 40 ff. EGBGB ergibt. Im Streitfall haben sowohl die Unternehmerin als auch der als Verletzer in Anspruch genommene Domaininhaber ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, so dass die Anwendung des deutschen Namensrechts sowohl aus Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 Rom-II-Verordnung als auch aus Art. 40 Abs. 2 EGBGB folgt.
Die Anknüpfung an den vorrangigen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt entfällt auch nicht deshalb, weil der Fall nach den Gesamtumständen eine wesentlich engere Verbindung mit dem Recht eines anderen Staates aufweist. Eine solche wesentlich engere Verbindung ergibt sich nicht allein aus dem Umstand, dass einige der betroffenen Registrierungsstellen ihren Sitz im Ausland haben. Dieser Umstand hat zwar Auswirkungen auf die Vollstreckung des Klageantrags 1 Fall 2 und des Klageantrags 2. Es ist im Streitfall jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die namensrechtlichen Interessen der Unternehmerin durch die Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen im Schwerpunkt nicht in Deutschland, sondern in den Ländern betroffen sind, in denen die Registrierungsstellen der Top-Level-Domains “.es”, “.us”, “.org” oder “.com” ansässig sind.
Die geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsansprüche ergeben sich nicht aus einer Verletzung von Kennzeichenrechten der Unternehmerin. Ein markenrechtlicher Löschungsanspruch setzt voraus, dass schon das Halten des Domainnamens für sich gesehen notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens erfüllt. Hierfür ist Voraussetzung, dass jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Webseite eine Verletzungshandlung darstellt, also auch eine Verwendung außerhalb der Branchennähe des Unternehmenskennzeichens der Unternehmerin oder des Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs ihrer Marke. Dafür ist nichts ersichtlich.
Der Anspruch aus § 12 BGB wird im Streitfall auch nicht durch die Bestimmungen der §§ 5, 15 MarkenG verdrängt. Mit dem Unterlassen der Registrierung beziehungsweise der Aufrechterhaltung der Registrierung und der Löschung der Domainnamen werden Rechtsfolgen begehrt, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften nicht hergeleitet werden können. Aus § 12 Satz 1 BGB kann sich hingegen ein Anspruch auf Löschung eines Domainnamens ergeben, weil die den Berechtigten ausschließende Wirkung bei der unbefugten Verwendung des Namens als Domainadresse nicht erst mit der Benutzung des Domainnamens, sondern bereits mit der Registrierung eintritt.
Der Bundesgerichtshof sieht jedoch die Voraussetzungen des § 12 BGB nicht als erfüllt an:
Eine im Streitfall allein in Betracht kommende unberechtigte Namensanmaßung im Sinne des § 12 Satz 1 Fall 2 BGB setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden. Diese Voraussetzungen können auch durch eine bloße Registrierung des Domainnamens erfüllt werden. Das kommt in Betracht, wenn mit der Registrierung eine erhebliche Beeinträchtigung der namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist. Wird der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain “.de” registriert, wird dadurch über die Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse nur einmal vergeben werden kann. Der berechtigte Namensinhaber wird so von der eigenen Nutzung des Namens als Domainname unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen. Nach diesen Maßstäben kann auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen eine Verletzung des Namensrechts der Unternehmerin durch die Registrierung der angegriffenen Domainnamen nicht angenommen werden.
Der Unternehmerin steht an der Unternehmensbezeichnung “ProfitBricks” ein Namensrecht im Sinne des § 12 BGB zu. Der Domaininhaber hat – soweit die Domainnamen “profitbricks.es”, “profitbricks.us” und “profitbricks.org” betroffen sind – den Namen der Unternehmerin, nachdem diese daran am 10.03.2010 Kennzeichenschutz erlangt hat, zudem dadurch gebraucht, dass er ihn am 10.06.2010 als Domainnamen registriert und die Registrierung aufrechterhalten hat. Dieser Gebrauch ist unbefugt, da dem Domaininhaber keine eigenen Rechte an diesem Namen zustehen.
Der Bundesgerichtshof bejaht desweiteren eine Zuordnungsverwirrung: Eine Zuordnungsverwirrung liegt im Regelfall bereits dann vor, wenn ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internetadresse verwendet. Der Verkehr sieht in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internetadresse im Allgemeinen einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Namensinhabers im Allgemeinen zwar anzunehmen, wenn sein Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain “.de” registriert wird. Hiervon ist im Fall eines auf dem inländischen Markt tätigen deutschen Unternehmens, das von der Verwendung seines Namens als Domainnamen durch die Registrierung durch einen Nichtberechtigten ausgeschlossen wird, ohne weiteres auszugehen. Ein berechtigtes Interesse zur Verwendung der Top-Level-Domain “.de” kann aber auch bei einem ausländischen Unternehmen bestehen, das etwa unter diesem Domainnamen deutschsprachige Inhalte zugänglich machen möchte. Dies setzt allerdings voraus, dass entsprechende Interessen dargelegt werden. Für ein deutsches Unternehmen, das eine ausländische Top-Level-Domain beansprucht, gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist eine Beeinträchtigung eines schutzwürdigen Interesses des Namensinhabers an der Nutzung einer fremden länderspezifischen Top-Level-Domain von ihm konkret darzulegen und gegebenenfalls nachzuweisen.
Im Streitfall ist jedoch bislang weder hinreichend vorgetragen noch festgestellt worden, dass die Unternehmerin ein konkretes Interesse an der Verwendung der Domainnamen “profitbricks.es” und “profitbricks.us” hat. Die Unternehmerin hat lediglich pauschal zu ihrer unternehmerischen Ausdehnung und Ausrichtung vorgetragen und dargelegt, dass sie ein in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässiges Tochterunternehmen habe, derzeit aber vorwiegend auf dem europäischen Markt agiere. Dies reicht für die Annahme eines schutzwürdigen Interesses daran, gerade in Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika unter ihrem Unternehmenskennzeichen und der entsprechenden länderspezifischen Top-Level-Domain auffindbar zu sein, nicht aus. Soweit die Unternehmerin vorgetragen hat, in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Tochterunternehmen zu haben, begründet dies allein ein schutzwürdiges Interesse schon deshalb nicht, weil sie zugleich dargelegt hat, vorwiegend auf dem europäischen Markt tätig zu sein. Insoweit hätte es der Darlegung weiterer Anhaltspunkte bedurft, unter welcher Bezeichnung und in welchem Umfang sie oder ihr Tochterunternehmen überhaupt auf dem amerikanischen Markt tätig sind oder eine entsprechende Tätigkeit vorbereitet ist und sie hierfür auf die Nutzung des Domainnamens “profitbricks.us” angewiesen ist. Der lediglich pauschale Vortrag, auf dem europäischen Markt tätig zu sein, reicht ebenfalls nicht aus, um ein schutzwürdiges Interesse zur Nutzung des Domainnamens “profitbricks.es” zu begründen. Es fehlt insoweit schon an jeglichen Anhaltspunkten dafür, dass die Unternehmerin in Spanien überhaupt werbend oder operativ tätig ist oder eine entsprechende Tätigkeit vorbereitet. Soweit die Revisionserwiderung geltend macht, die Unternehmerin habe vorgetragen, dass ihre wesentlichen Märkte in Europa belegen seien und Spanien (allgemein) einen der größten europäischen Märkte darstelle, ersetzt dies nicht die erforderliche konkrete Darlegung, dass die Unternehmerin beabsichtigt, den spanischen Markt zu erschließen, oder dort bereits geschäftlich vertreten ist.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlt es an der erforderlichen Interessenbeeinträchtigung im Sinne des § 12 Satz 1 Fall 2 BGB, wenn ein Domainname registriert wird, der aus der fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse gebildet ist. Eine solche Registrierung hindert den Namensinhaber nicht daran, seinen Namen in der richtigen Schreibweise als Internetadresse weiter zu benutzen. Dies trifft auch auf den Streitfall zu. Die Unternehmerin ist Inhaberin der Domainnamen “profitbricks.de” und “profitbricks.com”, in denen ihre Unternehmensbezeichnung in der richtigen Schreibweise enthalten ist. Das Berufungsgericht hat keine Umstände festgestellt, die dafür sprechen könnten, dass die Unternehmerin zum Schutz ihres Namensrechts auch auf die angegriffenen Domainnamen “profitbrick.de” und “profitbrick.com” angewiesen ist. Die vom Berufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr reicht für sich nicht aus, um eine hinreichende Interessenbeeinträchtigung zu begründen. Es ist auch nichts dazu festgestellt, dass die Unternehmerin ein Interesse daran hat, den angegriffenen Domainnamen selbst zu nutzen.
Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass das Namensrecht der Unternehmerin – anders als in dem der BGH-Entscheidung “wetteronline.de” zugrundeliegenden Sachverhalt – aus einem unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen hergeleitet wird. Dieser Gesichtspunkt betrifft die vorgelagerte Frage, ob eine namensmäßige Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Bezeichnung gegeben ist. Auch sind die Erwägungen der Entscheidung “wetteronline.de” des Bundesgerichtshofs auch nicht auf den Fall des Verwendens eines Domainnamens (dort: “wetteronlin.de”) beschränkt, der aus der fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse (dort: “wetteronline.de”) gebildet ist (sogenannte “Tippfehler-Domain”). Sie gelten unabhängig davon, ob die Eingabe durch den Nutzer wegen eines Tippfehlers oder bewusst verkürzt erfolgt.
Für ein generelles Verbot der Registrierung und des Haltens der streitgegenständlichen Domainnamen und damit auch für einen Anspruch auf Einwilligung in deren Löschung kann auch der Inhalt der Internetseite nicht ausser Acht gelassen werden. Die Registrierung und das Halten eines Domainnamens kann nicht generell untersagt werden, wenn auf der unter dem Namen erreichbaren Internetadresse eine rechtliche zulässige Internetseite betrieben wird und eine durch den Domainnamen ausgelöste Fehlvorstellung des Verkehrs – etwa durch klar erkennbare eindeutige Hinweise – umgehend korrigiert wird.
Die Unternehmerin hat zwar in anderem Zusammenhang – zum gewandelten Verkehrsverständnis der Top-Level-Domain “.org” – vorgetragen, dass Mitbewerber über Domainnamen mit dieser Top-Level-Domain erreichbar seien. Dieser Umstand begründet für sich jedoch keine konkrete Beeinträchtigung von schutzwürdigen Interessen der Unternehmerin. Es ist nicht festgestellt, dass der Verkehr erwartet, dass Unternehmen, die – wie die Unternehmerin – im Internet bereits mit aus ihrem Namen und der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain “.de” sowie der Top-Level-Domain “.com” gebildeten Internetseiten präsent sind, zusätzlich unter der Top-Level-Domain “.org” aufgefunden werden.
Unterlassungsanspruch wegen sittenwidriger Behinderung[↑]
Der Bundesgerichtshof verneint im vorliegenden Streitfall auch einen Anspruch unter dem Gesichtspunkt einer von der Unternehmerin hilfsweise geltend gemachten vorsätzlichen sittenwidrigen Behinderung (§ 826 BGB):
Umstände, die die Annahme rechtfertigen, der Domaininhaber habe die streitgegenständlichen Domainnamen allein in der Absicht registrieren lassen, diese für die Unternehmerin zu blockieren und sie damit sittenwidrig zu behindern, sind nicht festgestellt. Auch eine von der Unternehmerin vorgetragene, von den Vorinstanzen aber nicht festgestellte Bereitschaft des Domaininhabers, die fraglichen Domainnamen an die Unternehmerin zu verkaufen, würde für sich nicht den Schluss auf eine Schädigungsabsicht erlauben. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, inwieweit der Unternehmerin infolge der mit der Registrierung der streitigen Domainnamen verbundenen Blockierung ein von dem Domaininhaber vorsätzlich herbeigeführter Schaden entstanden sein oder drohen könnte.
Unterlassungsanspruch aus dem Schutz des Unternehmenskennzeichens[↑]
Soweit Ansprüche wegen Verletzung ihrer Marken gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV (Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der VO zu verneinen sind, kommt es darauf an, ob der Unternehmerin die von ihr hilfsweise geltend gemachten Ansprüche wegen einer Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts zustehen.
Auf den Schutz des Unternehmenskennzeichens ist das im Immaterialgüterrecht maßgebliche Territorialitätsprinzip anzuwenden. Danach richtet sich der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach dem Recht des Schutzlandes und damit vorliegend nach deutschem Recht.
§ 15 Abs. 2 MarkenG setzt ebenso wie Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV eine Zeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr voraus. Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang eine Verwendung des angegriffenen Domainnamens im geschäftlichen Verkehr zwar ausdrücklich bejaht. Es fehlt hingegen auch insoweit an hinreichenden Feststellungen.
Für die Verwechslungsprüfung sind allerdings die Maßstäbe der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der von § 15 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzten Branchennähe nicht deckungsgleich. Für die Beurteilung, ob eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, sind diejenigen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen, für die die Klagemarke eingetragen ist, während es auf das weitere Warensortiment, das der Inhaber der prioritätsälteren Marke anbietet, nicht ankommt. Für die Beurteilung der Branchennähe ist dagegen nicht notwendig, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne erfüllen. Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die beteiligten Unternehmen sind. Anhaltspunkte hierfür können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. Zu berücksichtigen sein kann auch, ob sich die Unternehmen mit ihren Produkten auf dem Markt tatsächlich begegnen, mithin jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist.
Eine von entsprechenden Feststellungen getragene Begründung ist auch nicht im Blick darauf entbehrlich, dass die Unternehmerin und die E‑Mail-Anbieter jeweils im Bereich der Informationstechnologie tätig sind. Denn wegen der Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass sich die Unternehmen allein wegen des Bezugs zur Informationstechnologie am Markt begegnen. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Branchennähe auch nicht unter Einbeziehung einer etwaigen sachlichen Ausweitung des Tätigkeitsbereichs der Unternehmerin bejahen. Es ist weder vorgetragen noch festgestellt, dass eine entsprechende Ausweitung naheliegend und nicht nur theoretisch denkbar ist.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 82/14
